实用新型专利从属权利实用策略
文章出处：深圳高新企业认证网发布时间：2020-09-22 14:11
专利申请 领域 一般 认为 ，专利 要求 的功能性 限定 描述 保护 范围广 ，书写 方式 简单 ，因此 很多 专利代理人 都喜欢 使用 这一 描述 ，而且 根据 《审查指南 》的规定 ，“对于 产品 的权利要求 ，应当 避免 使用 功能 或效果 特性 限定 发明 。"
只有 当一个 技术 特性 不能用结构 特性 加以 限定 ，或者 一个 技术 特性 不适合 用结构 特性 来限定 比用 功能 或效果 特性 更合适 时，才可以 使用 "。
另外 ，在《审查指南 》中并没有 明确 禁止 使用 功能 权利要求 ，这使得 许多 专利代理人 更倾向 于使用 既简单 又能得到 更大保护 范围 的功能 限定 。
然而 ，在华为 等大型企业 IP 部门 的要求 中，明确规定 了保护 结构 的实用新型专利 尽量 不使用 功能 限定 ，笔者 接下来 也将从授权 、保护 范围 和专利维权 三个 方面 ，说明 实用新型专利 从属 权利要求 不能 采用 纯功能 限定 的原因 ，以及 功能 限定 权利要求 的正确 使用方法 。
实用新型专利 的从属 权利要求 之所以 不能 采用 纯功能性 限定 。
一、从专利授权 的角度 出发 。
专利法 第二条 第三款 规定 ：“实用新型专利 ，是指 对一种 产品 的形状 、结构 或者 其结合 所提出 的新的技术方案 ，该新的技术方案 适合 实用 。”
因此 ，实用新型专利 的保护 必须 是对形状 和构造 的改进 ，即每一种 权利要求 ，包括 从属 权利要求 ，都要求 在其特征 部分 对实用新型专利 的形状 和构造 进行 改进 。
因此 ，在机械 领域 ，任何 一项 纯功能性 限定 的权利要求 都存在 着不清楚的风险 ，即其结构 如何 具体 加以改进，因此 ，很容易 与《专利法 》第二条 第三款 相抵触 ，从而 导致 该纯功能性 限定 的权利要求 无法 获得 授权 。
二、从 专利保护 范围 的角度 。
第一 ，因为 功能性 限定 的权利要求 的保护 范围 很大 ，也就是说 ，所有 能起到 相应 功能 的技术方案 都属于我 的功能性 限定 的权利要求 的保护 范围 。
但根据 专利法 第26 条第4款，请求权 的保护 范围 应以说明书 为依据 。
显而易见 ，在实用新型专利 中公布 的有限 实施 例难以 完全 支持 纯粹 功能性 限定 的权利要求 的保护 范围 ，因此 很容易 被判定 保护 范围 过大。
第二 ，在同一 技术 主题 中，由于 特定 (下位 )概念 的公开 ，使得 发明 或实用新型专利 的一般 (上位 )概念 的申请 失去 新颖性 。
其结果 是，含有 功能 限定 的权利要求 因特定 (下位法 )概念 的公开 而丧失 新颖性 ，而专利代理人 通常 会在申请 文件 的说明书 中至少 列出 一种 实现 功能 或效果 的具体实施 方式 ，因此 ，在对审查意见 作出 回应 时，通过 将具体实施 方式 的具体 特征 合并 或补充 到权利要求书 中，可以 克服 新颖性 和/或创造性 的不足 ，但通过 这种 方式 的修改 ，基本上 就是 权利要求 。
三、从专利保护 的角度出发。
尽管《审查指南》规定，对权利要求中所含功能性限定的技术特点，应理解为涵盖能够实现上述功能的所有实施方式。但是，根据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律问题的解释》第四条的规定，对权利要求中以功能或效果所表达的技术特征，应当结合说明书和附图所描述的该功能或效果的具体实施方式以及与之相对应的实施方式来确定其内容。而且按照《关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释》对功能限定特征的保护范围的解释是十分谨慎和保守的，具体而言，包括两个方面：
1、说明书中所载的具体实施方式；
2、与功能限定特征相对应的实施方式。相反，与说明书公布的实施方式不同，但包含在功能限定特征中的实施方式，则不再受司法保护。
1、说明书中所载的具体实施方式；
2、与功能限定特征相对应的实施方式。相反，与说明书公布的实施方式不同，但包含在功能限定特征中的实施方式，则不再受司法保护。
另外，由于功能限定的索赔范围往往过于宽泛，很容易在侵权诉讼过程中被对方使用“下位”概念而使专利无效，因此功能限定不但没有扩大保护范围的本意，反而成为对方无效专利的突破口。同时也要提醒大家的是，实用新型专利审查时虽然不审查发明，但专利无效时却可以以发明理由而使实用新型专利无效。
此外，根据《审查指南》的规定，对于索偿中的功能性特征，应将其理解为涵盖能够实现所述功能的所有执行方式。如果在一项申请的产品索赔中使用了功能特性，并且该特性对应于一项现有技术，且该结构在一项现有技术中的功能特性与其在本申请中的功能特性相同，则上述“功能特性”通常被认为是公开的；当该结构所述功能特性在一项现有技术中没有公开时，领域技术人员还可以根据他所掌握的该领域的技术知识，确定该结构能够实现申请文件中所述功能特性，也被认为是公开的。
因此，机能上限定的权利要求虽然能要求一个很大的保护范围，但在后期的维权过程中，很容易将其认定为不合理的保护范围，从而导致专利无效。
第二，功能限定权利要求的正确使用方式。
鉴于功能鉴定的特殊性，在使用功能鉴定的权利要求时，需要很好地把握其适用范围和策略，具体从以下几个方面加以阐述：
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""审议指南"强调，"权利要求应尽量避免使用功能或效果特征来限定实用新型专利","只有在某一技术特征不能以结构特征加以限定，或技术特征以结构特征加以限定比以功能或效果特征加以限定要好，且该功能或效果已在说明书中充分说明的情况下才能加以限定"
“功能性限定”的技术特征应当清楚、简要
在权利要求中的采用“功能性限定”的技术特征时，首先应当确保该特征清楚、简要，所述技术领域的技术人员应该能够明白该“功能性限定”的意思，语句不能有歧义。
“功能性限定”的技术特征应当概括得当
由于实用新型专利的初步审查中进行明显不具备新颖性的审查，如果“功能性限定”的概括范围过大，很容易因不具备新颖性而不满足授权条件。实用新型专利的必要技术特征概括得出的“功能性限定”必须写入独立权利要求中，而非必要技术特征不必写入独立权利要求中。
综上所述，相信可以理解为什么华为等大企业的IP部门要求有具体结构的实用新型专利的权利要求不得采用功能性限定来描述的规定，因为功能性限定的权利要求不但不能达到一开始专利代理人想要的较宽的保护范围的初衷，还会对后期维权造成较大的困难，更重要的是它的描述方式极不稳定，提高了专利被无效的风险。
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